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新颖性第一款是多余的?

发布时间:2013-12-19 14:28:00 点击:
从正面来说,具有创造性的发明创造其一定满足新颖性第一款;反过来说,如果一项发明创造不满足新颖性第一款,属于现有技术,那么其一定是没有特点也没有进步的,因此肯定不满足创造性要求。所以貌似可以考虑取消新颖性第一款。
      笔者的意思是“新颖性”第一款,也就是基于现有技术而缺乏新颖性的那一句,抵触申请的规定是第二款(第二半句)。不过笔者这个“第一款”似乎也不太恰当,叫“第一句”?“第一半句”?第一款这个说法确实不恰当,有个朋友提醒说:这个第一句不仅与创造性条款重复,而且貌似与发明客体条款重复,那里面已经说了发明是......."新"的技术方案。
      我觉得不重复,新颖性是个相对客观的标准,现有技术有就是有,找不到现有技术,就是没有。创造性就很主观了,什么叫“突出”,什么叫“显著”?这个东西很难有统一确定的标准的。所以用新颖性驳,争议就比较少,用创造性驳,争议就比较多。所以,如果我是审查员,我会尽量用客观标准来驳回,以减少争议,这时新颖性条款就很有用了。实际上22条2款的审级也是优先于22条3款的。
      至于2条,指南里说的很清楚了,这里的“新”不用于审查。2条是在总则里的,所以可以把22条理解成2条中的“新”在分则里的细化。当然把22、23两条合并到2条里也未尝不可,但是中国的法律,总则的条款一般还是比较笼统的,具体细节通过分则来规定。比如民法通则前10条就把平等主体、公平、自愿、诚实信用、等价有偿等原则规定完了,但是不能说就不要分则甚至其他民事法律,或者全归到总则这几个条款之下了。
      既然指南说不用于审查,那么“新”这个字好像没有意义,没有意义的字其实可以考虑去掉。我想说的是,专利法并非专属于咱们专利代理人以及审查员,法律首先是要很严谨,其次是简明扼要,最好是让公众容易理解,避免造成任何可能的误解,虽然这个“新”本身并不会造成什么误解。
      关于第一个问题,您只是从审查员的角度考虑了法律条款的意义。其实即便是审查角度,对于审查员来说也没有太多不方便。假设审查员找到了一篇对比文件完全披露了待审查的发明创造,审查员可以对特征一一对比,然后直接给出结论是:没有任何特点也没有任何进步,肯定也不是突出与显著,这个结论也是非常客观的,申请人无法从其中找到任何主观之处。
      我认为现在将新颖性第一项与创造性分开本身也没有问题。我想讨论的是立法者在逻辑上的严谨性。为何立法先贤们要单独列出新颖性第一款,我想先贤们并不是为了专利局审查方便。 
历史原因,因为创造性是后起的东西。最早对于专利的要求只有新颖性。后来才进一步有了创造性。
      另外分层次进行评述显然无论对审查还是对侵权无效而言都更容易。创造性是一个很见仁见智的东西。而新颖性则客观得多。 
历史遗留原因,我也同意创造性比较主观的说法。但是我想说的是新颖性是创造性的一种特殊情形:“没有任何特点也没有任何进步”(这种特殊情形很客观呀,因为是一模一样的)。貌似我没有能够准确向大家传达我真正想要表达的东西。 
      新颖性不能说是创造性的一种特殊情形,在现行审查基准下,没有新颖性,你可以理解成没有实质性特点,但却不一定没有显著进步,因为显著进步可以是意想不到的技术效果。对于一个选择发明而言,只要有意想不到的效果,那就是有创造性的,这时如果现有技术中没有公开这一具体选择,就具有新颖性,可以授权,而如果现有技术中恰好公开了这一具体选择,那么就不具有新颖性,尽管具有显著进步,仍不能被授权。
      另外,从法理上讲,新颖性和创造性也不是同一个考量思路。新颖性是第一考量,一项发明想通过公开换取独占,首先当然你应该是新的,用别人已有的东西获得自己的权利,这无疑是不能接受的。在此基础上,什么样的新东西才值得给予专利权,给予独占,这是另一层考量,也就是创造性的问题
      但是在逻辑上,创造性是要求必须有特点,还需要有进步,两者都是必要条件。没有特点就已经不满足创造性的要求了。因此创造性条款依然可以覆盖到您所说的情形。我的意思是,能用新颖性驳回的案件皆可以依据创造性驳回。 
      我只能说,请阅读审查指南第二部分第四章,关于选择发明和创造性的判断条件说得很清楚了。唯一的疑问是,为何现有技术已经公开这种选择的情况下,该发明创造仍然具有意想不到的技术效果呢? 
      现有技术可能只是公开了可以有这种选择,但没有说技术效果特别好呗。举个例子,现有技术用碘杀虫,你发现用氯效果特别好,这不就是意想不到的技术效果么。这种情况下,如果现有技术中说“本发明的杀虫剂是卤素”,你就能拿到这个选择发明的专利权,如果现有技术中说“本发明的杀虫剂是氟、氯、溴或者碘”,那你就没新颖性了呗,这时即便现有技术中没有预见到氯的效果更好你也没戏了。
      看到这里不得不想起来美国专利实务中的反等同原则,也就是文字侵权的例外情形,当一项技术方案所采用的结构或组成部分与在先专利中的权利要求中要求保护的特征完全相同时,并不完全绝对地构成专利侵权,这里有一个例外情况就是:依照当前的技术水平和实际应用情况,该在后的技术方案中的结构或组成部分所起的作用是与在先专利中所揭露和要求保护的不相同也不等同,甚至其技术效果也不相同。
      此时,可以认为在后的技术方案无新颖性,但只要满足具有实质性特点和进步的要求,可以具备创造性。在中国的审查过程和司法实务中尚未见到上述情况,但可以看出,具备创造性不一定具备新颖性,新颖性不是创造性的前提条件。
      笔者推测中国专利法及审查过程中,优先处理新颖性要求是出于审查程序上和司法程序上的便利,以及规范一种判断的步骤而已,并不暗示着新颖性是判断创造性的前置条件。
跟大家讨论了这么久,最让笔者信服的理由是“历史原因”。为什么其他理由不足以让笔者十分信服。
      1. 专利立法并不会也不应该考虑审查指南乃至审查员的工作方便,除非确实是操作成本前后相差巨大。
      2. 也许化学领域或者个别案件有例外,但是法律文书应当先定义一般情形,然后再定义特殊情形,所谓但书的形式。 

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