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申请人思维与审查思维

发布时间:2013-12-19 14:36:00 点击:
一、申请人思维
      什么是申请人思维?这个问题很重要,就是站在专利申请人的立场,为申请人谋求尽可能宽的专利保护范围,以此为出发点乃至目标来答复审查意见。由于我国的专利申请中,通过专利代理机构申请专利的占了七成,由于专利代理机构之间的市场竞争会越来越激烈,故专利代理人必须想申请人所想,急申请人所急,本文姑且将申请人思维与代理人思维相提并论。为行文方便,干脆就叫代理人思维好了。
      在代理人思维下,审查员成为了“表面上”对立的一方,这绝不是对审查员的不尊敬,而是审查员的职责所在。因此,代理人必须了解审查员的作业方式,包括审查的标准与流程以及专利局对审查员的管理上的要求。当接到审查意见之后,代理人应客观地分析审查意见,哪些意见审查员说的有道理,哪些意见咱不能苟同,还有哪些缺陷审查员没有指出来。在作出正确的分析后,可以制定相应的对策。对于外国的申请人来说,他们还有一个顾忌,如果外国的权利要求文本已经得到当局的批准,但与中国审查员能接受的文本不一致的情况下,他们还是希望争取向外国文本靠拢,这倒不是说外国申请人矫情,而是某些外国法的判例中,如果中国的权利要求文本与外国的不一致,会株连到该该外国专利的有效性,兹事体大,不得不“据理力争”。在这样的情形下,外国申请人通常要求代理人首先进行抗辩,也叫“argue”。有的时候,审查员对某个问题的判断,并没有十足的把握,只是提出“合理质疑”,因此,申请人的抗辩还是有成功的可能,即便不成功,申请人可以考虑再适当地让步。这个过程,也称之为“讨价还价”(bargain),甚至争议到了复审阶段。这样一来,代理人需要按照客户的指令办事,久而久之,争辩成了首要之选。慢慢地形成了以挑战“审查意见”为主的代理人思维。
二、审查思维
      审查思维是指审查员代表国家(公众的化身)审查专利文件的思维惯性。审查思维奉行“有罪推定”的原则,审查员负有举证责任,即先假设申请文件是有不符专利法规定的缺陷,以发明专利为例,审查员首先要阅读理解发明申请,然后进行检索(例外情况可以不检索直接发出审查意见,见审查指南的相关规定),如果没有检索到合适的对比文件,审查员还要考虑其他实质性缺陷,这样下来后,审查员就可以做出审查意见了,如果审查员没有发现驳回理由,就只能授权,专利法第39、40 条的表述很有讲究,用了“没有发现驳回理由”的说法,而不说直接说该申请已经满足专利授权的实质条件。请注意:没有发现驳回理由不等于就不存在驳回理由。是否存在驳回理由,这个工作留给了公众去思考。因此,有时审查员找不到驳回理由可能无功而返,但目前的要求是,不能让审查员直接授权,故只好简单地挑一挑形式问题,写出一份审查意见。国内的申请人,如果遇到了这样的审查意见,会觉得自己好幸运;但有时老外的思维不一样,他会思考审查员是否认真负责?不过,对于外国申请人来说,这样的情况还是十分少见的。但值得一提的是,对于实用新型专利申请,据说在推广一次授权率,并以此作为考核专利代理机构的质量,这样的想法多少有些天真。审查员的工作对于保证授权质量十分重要,申请人也希望审查员能认真负责地事先把关,免得授权后被无效。从审查方便的角度,如果申请人将权利要求的范围限定得很小,并符合专利法规定的形式要求,的确省了审查员不少时间。但这只是一厢情愿的想法,不切合申请人思维。从这个极端的例子,可以看出,审查员还使希望通过专利代理人,将申请文件的各种缺陷降到最低。比如,通过事先检索,不要过于上位地概括保护范围等等。此外,如果审查员指出申请的问题,如果申请人尽量依照审查意见修改,则有望授权,这样一来,审查员希望申请人尽量不要争辩,照单全收就是了。这便是审查思维的客观描述。这种思维,在各地政府争相进行专利申请数量的竞赛中,得到了强化。国内的申请人,相当部分是以授权为目的,一些代理机构,也尽力迎合,甚至认为能授权就表示其业务水平高。其实,能否授权,有其内在的规律,不可强求。一个不能授权的申请,即使侥幸得到授权,又能有何用?只能变成某些政府部门的业绩,当作“壁纸”好看罢了。
      代理人思维和审查思维的比较,刚好说明,专利代理人与审查员必不可少的两个车轮,共同推动专利制度的运行。两者的关系是对立统一关系,最终得到的一份基本上符合专利法要求的申请文件,才可授权,或者,予以驳回,这样就达到一定程度的和谐。因此,本文特别强调,代理人思维和审查思维的两者的对立统一是专利审查规律的内在要求,不存在孰优孰劣,因此,审查员要理解代理人思维,代理人并非是跟审查员作对;同时,代理人也要理解审查思维,尽量不要出差错,不要遗漏对审查意见的一一回应,不要出现不应出现的形式错误,别给审查员添麻烦,人家也有考核的要求。总之,要相互理解。毕竟,双方各为其主。


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